作者：盧梓雄

單位：汕頭市潮睿專利事務(wù)有限公司

日期：2018年3月18日

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中小企業(yè)雖然不具備規(guī)劃長期研發(fā)方向的能力，但是，中小企業(yè)為了能使自己的產(chǎn)品在行業(yè)競爭中處于領(lǐng)先或較有利的地位，它們一般也很注重產(chǎn)品的研究開發(fā)，在研究開發(fā)過程中也投入了大量的精力和資金，這是毫無疑問的，這也是中小企業(yè)的一般共識。然而，當千辛萬苦開發(fā)出一項新技術(shù)或新產(chǎn)品時，面對該項技術(shù)或產(chǎn)品的專利保護，卻茫然不知所措，更多的是認為弄一本專利證書就已經(jīng)做好了保護，這不僅在專利的認識上存在偏差，而且遠遠不夠。下面將從專利保護的時機、專利申請的目的、專利申請的種類、專利保護的策劃、代理機構(gòu)的選擇等方面，來談一談中小企業(yè)的專利保護問題。

一、專利保護的時機

在專利保護的時機上，很多中小企業(yè)一般存在“暢銷產(chǎn)品才需要專利保護”的錯誤認識，這是一個極端錯誤的認識，往往導致企業(yè)自身權(quán)利的喪失。

第一，中國的專利法以先申請為原則，即是，無論是誰在什么時間發(fā)明了一項技術(shù)，由于各種原因沒有申請專利，而他人就相同的發(fā)明創(chuàng)造最先向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出專利申請并獲得專利權(quán)，那么這項發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)就屬于該最先提出專利申請的人。因此，就先申請原則的角度來說，專利申請的******時機是在技術(shù)方案基本成熟的階段，另外，專利的審批需要一定的期限，除發(fā)明較久之外，外觀設(shè)計和實用新型一般均在10個月內(nèi)能夠獲得授權(quán)。那么，如果企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)基本完成之后，馬上提出專利申請，爭取做到產(chǎn)品的推出與專利權(quán)的獲得基本同步，此時，市場上出現(xiàn)仿冒產(chǎn)品，馬上可以使用專利進行維權(quán)。

第二，技術(shù)公開導致專利申請喪失新穎性或創(chuàng)造性。依中國專利法規(guī)定，技術(shù)公開包括展會公開和銷售公開，當產(chǎn)品在市場上暢銷時，實際上他人通過購買、解剖產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)就能夠獲得產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)，這就相當于將技術(shù)公開給公眾，此時再申請專利，他人則可以收集該產(chǎn)品在申請日之前的相關(guān)信息，并以此進行抗辯或進行無效，那么，即使能夠獲得專利權(quán)，該專利權(quán)的穩(wěn)定性也相當差。

第三，由于沒有及時申請專利，可能由于技術(shù)人員的流動，帶走一些相關(guān)的技術(shù)信息，而導致技術(shù)的公開，或許導致他人更先就相近或相同的技術(shù)提出專利申請，反過來對企業(yè)本身造成制約，這樣的損失就更加嚴重了。

因此，專利申請必須把握好時機，最好在技術(shù)方案基本成熟時就提出專利申請，也并不是產(chǎn)品技術(shù)細節(jié)非常完善才能申請專利，更不是“暢銷產(chǎn)品才需要專利保護”。然而，當產(chǎn)品已經(jīng)推出了市場，是否就沒有申請專利的必要呢？答案當然是否定的。假如他人同樣看到了該產(chǎn)品的市場潛力，拿著該在銷售的產(chǎn)品去申請專利并獲得專利權(quán)（中國實用新型專利沒有實質(zhì)審查，很可能獲得授權(quán)），然后再反過來起訴研發(fā)該技術(shù)的企業(yè)，那么該企業(yè)應(yīng)對起來也相當麻煩，應(yīng)對不妥的情況下，很多還是最后忍氣吞聲地做出相應(yīng)的賠償，這是不是覺得很不可思議？請不要因為這樣而對中國的專利制度產(chǎn)生不滿，法律這樣，依法辦事而已，誰叫你無視專利法呢？因此，當產(chǎn)品已經(jīng)推出市場，雖錯過了專利申請的******時機，但此時，仍應(yīng)該積極提出專利申請，獲得專利權(quán)同樣可以維權(quán)，退一步，還可以起到宣傳、擴大影響的作用，最起碼是將技術(shù)以書面形式公開，別人就無法以后申請的相同技術(shù)專利反過來起訴，從而達到自身保護的目的。

二、專利申請的目的

中小企業(yè)對于技術(shù)或產(chǎn)品一般都很想保護，但很多中小企業(yè)僅僅停留在“想保護”上，至于怎么保護？有什么目的？它們一般都很不明確，或許根本就弄不清楚申請專利的目的。就多年來的知識產(chǎn)權(quán)工作經(jīng)驗，還有與各企業(yè)的交流、學習，中小企業(yè)申請專利的目的大致分為如下幾種：（1）配合項目的開展；（2）宣傳，提高影響力；（3）積累自身軟實力；（4）阻止別人仿制一模一樣的產(chǎn)品；（5）實行自身保護；（6）真正、充分的保護。無論中小企業(yè)在提出專利申請時是基于何種目的，但企業(yè)本身必須非常明確，因為，基于不同的目的，在專利的需求上是完全不同的，比如，上述的配合項目的開展和宣傳的目的，對專利的質(zhì)量、數(shù)量上的要求都幾乎可以忽略，只要按需求申請幾個專利就好，但對于想真正、充分進行保護的，那么對專利申請就必須好好地策劃和布局。

三、專利申請的種類

中國的專利分為三種：外觀設(shè)計、實用新型、發(fā)明，這三種專利的審批門檻依次提高，也意味著這三種專利的技術(shù)含量依次提高（這是一個不太準確的說法，實際上還是要看技術(shù)本身）。外觀設(shè)計所保護的是具有外觀美感的工業(yè)設(shè)計，這不用細說。關(guān)于實用新型和發(fā)明，中小企業(yè)對這兩種專利的認識也存在較大的偏差，很多都認為實用新型沒有用，要申請就要申請發(fā)明。對于認為實用新型沒用的，可能因為實用新型很容易獲得授權(quán)的原因，或者，看到同行將很多本行業(yè)的常規(guī)技術(shù)申請了實用新型專利，從而產(chǎn)生反感心理。其實，實用新型是否有用，最終還是看其技術(shù)含量，等到有利益沖突，自然會在司法程序中評價其創(chuàng)造性而得到解決，就技術(shù)保護和維權(quán)上看，實用新型與發(fā)明是一樣的，兩者的區(qū)別僅在于兩點：（1）發(fā)明在維權(quán)時不需要做專利評估報告，實用新型則必須；（2）發(fā)明的有效期是20年，實用新型的保護期是10年。由此可見，實用新型其實也能起到同樣的保護力度，并非沒有用。再加上發(fā)明的審批期限比較長，而一般產(chǎn)品的生命周期卻比較有限，所以在選擇申請實用新型或發(fā)明時，要進行綜合考慮。目前，關(guān)于技術(shù)含量比較高的，******做法是就同一個技術(shù)同時提出實用新型和發(fā)明的申請：由于發(fā)明授權(quán)比較困難，萬一發(fā)明拿不到，那用至少也有實用新型進行保護，基本也能滿足保護要求；另外，發(fā)明審批期限較長，而實用新型審批期限較短，可以快速獲得授權(quán)從而實現(xiàn)保護目的，當發(fā)明授權(quán)時，再以發(fā)明接替保護；還有，實用新型審批門檻較低，可以獲得一個較大的保護范圍，發(fā)明的審批門檻較高，往往獲得的保護范圍較小，因此，另種都申請之后，可以看情況進行選擇，滿足保護需要。

四、專利保護的策劃

當中小企業(yè)明確了要進行真正、充分的專利保護時，對于該技術(shù)或產(chǎn)品的專利保護就必須好好策劃，隨便申請個專利，并不能達到保護目的，因為，專利必須明確保護范圍，而專利的保護范圍是通過權(quán)利要求書所記載的技術(shù)特征來限定的，因此，如何來保護，這是一個非常專業(yè)的問題。

首先，申請人必須清楚了解該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)基礎(chǔ)，并將該發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)完整的呈現(xiàn)出來，對該發(fā)明創(chuàng)造進行如實、充分的評價，明確該發(fā)明創(chuàng)造的若干技術(shù)改進要點。

其次，就不同的技術(shù)改進要點，分別設(shè)計專利申請方案。比如，技術(shù)改進要點有A、B、C三個，那么在考慮專利申請時，A、B、C三個技術(shù)改進要點有A、B、C、A+B、A+C、B+C、A+B+C一共7個不同的組合，這7個不同的組合代表著7個不同的保護范圍，此時，需要充分評價A、B、C三個技術(shù)改進要點是否同等重要或者有輕重之分，以選擇不同的專利申請方案。

第三、必須充分分析技術(shù)改進要點是否存在可代替方案，將這些可代替方案呈現(xiàn)出來，以便專利代理人進行歸納和概括，爭取更大的保護范圍。

最后，是否需要圍繞核心專利進行周邊保護，以堵住其它的改進方向，或為同行設(shè)置技術(shù)分析的障礙等。

五、代理機構(gòu)的選擇

如果僅僅想獲得一個專利，目前大多數(shù)專利代理機構(gòu)可以滿足要求。但如果想進行真正、充分的保護，那么專利代理機構(gòu)、專利代理人的選擇非常重要。一般的專利代理機構(gòu)，只會如實地描述申請人的技術(shù)或產(chǎn)品，甚至沒有充分理解發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)要點，這樣寫出來的專利是沒有任何價值的，他人稍微改動就避開保護范圍，相當于將技術(shù)無償公開給公眾使用，花了不少錢去告訴他人如何來無償使用自己的發(fā)明創(chuàng)造，這什么事啊？相反，優(yōu)秀的專利代理機構(gòu)、專利代理人則會在充分理解申請人的發(fā)明創(chuàng)造的基礎(chǔ)上，為申請人出謀劃策，對技術(shù)進行提煉和概括，甚至進行二次發(fā)明，尤其在發(fā)明的審查意見中，會據(jù)理力爭，不輕易退縮或放棄，為申請人爭取更大的保護范圍，爭取更全面的保護。

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